Licensing Agreements in the EU/UK after Brexit

Since 31 January 2020, the UK has ceased to be part of the EU, even though for most purposes, due to the transition period as agreed between the EU and the UK, the latter continues to be subject to EU law until 31 December 2020. With that day approaching fast, what does this change mean for licensing agreements that have been signed already or are being drafted at the moment?

Agreements still to be signed 

Licensing agreements that have not been signed yet, defining the licensing territory by reference to the "EU" or "EEA" meaning to include the UK will need to say so, because although the UK is still subject to EU law during the transition period until 31 December 2020, legally, the UK is no longer part of the EU already now.

Agreements signed before 31 January 2020

We should expect that a court looking at a licensing agreement entered into before 31 January 2020 defining the licensing territory by reference to the "EU" is likely assume that the parties intended to include the UK, as at the time of signing the agreement the UK was part of the EU. The parties' intentions at the time of entering into the contract are very important for any court having to decide on licensing agreements. 

Agreements signed after 23 June 2016

There is a limitation to this view, however. For example, in relation to more recent licensing agreements, and in particular those signed after the referendum in the UK, a court may consider that, as the assumption of the UK leaving the EU was obvious, the parties should have addressed it when defining the licensing territory, meaning that if the defined the territory as EU they were content for the territory to shrink to 27 member states without the UK, once the latter left the EU. They should specifically have defined the UK as a licensing territory, therefore.

Agreements signed after 31 January 2020

Considering the aforesaid, any licensing agreements signed after 31 January 2020 and intended to cover the EU and the UK should have defined the licensing territory as the EU and the UK already.

Making existing licensing agreements Brexit proof

In order to make licensing agreements that are currently in force Brexit proof, our recommendation is to first divide those signed before 23 June 2016 from those signed after that date.

For licensing agreements signed before 23 June 2016 that are still in force, if any, nothing needs to be done following our assessment as above.

For licensing agreements signed after 23 June 2016 that are still in force, our recommendation is to formulate an addendum to the agreement to be signed by both parties stating that the UK was intended to form part of the licensing territory at the date of signing the agreement and should continue to remain part of the licensing territory. 

If you have multiple agreements with one and the same licensor/licensee the addendum may be replaced by a general agreement between the parties regarding the territory of existing licensing agreements.

Exhaustion of IP rights, active and passive marketing

A licensing agreement for any of the EU member states is nothing else then a rights holder giving his consent for a licensee to place goods using the licensed IP rights, i.e. trademarks, design rights, copyrights, etc. in the entire EU market. Once those licensed goods have been placed in the any of the EU member states with the consent of the rights holder, i.e. the licensor, the rights holder's rights are said to be "exhausted" for the whole of the EU.  This means the rights holder cannot object to the goods already in the market of one member state with his consent being sold into any other EU member state on the grounds of lack of specific consent to use of the mark in other EU member states.  

The same principle of exhaustion of rights is the basis of the theory of active and passive marketing, saying that a licensor can only keep a licensee from actively marketing goods under a license for only a subset of EU member states in the remaining EU member states. The licensor cannot, however, keep this licensee from fulfilling orders received from EU member states that he has no license for that the licensor received without any active adverstising etc..

Once the UK is no longer part of the Single EU Market, and in absence of a general trade agreement between the EU and the UK on these matters, the position on exhaustion of IP rights, and thus the view on active and passive marketing with respect to the UK, is likely to change. The rights holder would be able to object to goods placed on the market in the UK being sold on into the EU and vice versa. 

EU trademarks in the UK after Brexit

From 1 January 2021, EU Trademarks will no longer apply to the UK. Under the Withdrawal Agreement Act, on the 1 January 2021, the UK IPO will automatically create comparable UK trade marks for all right holders with an existing EU trade mark. 

Those UK trademarks will be recorded on the UK trade mark register, have the same legal status as if you had applied for and registered it under UK law, keep the original EUTM filing date, keep the original priority or UK seniority dates, if any, and be a fully independent UK trade mark that can be challenged, assigned, licensed or renewed separately from the original EUTM. 

No fees become due for this transformation of an EU mark into a UK mark. 


EU trademark applications pending after Brexit

For any EUTM applications pending at 1 January 2021, it will be possible to apply to register the same trade mark as a UK right within nine months after the end of the transition period, i.e. up to and including 30 September 2021. The UK filing will keep the earlier filing date of the pending EUTM in that case, it will maintain any valid international priority claim made for the pending EU trademark application, along with any UK seniority claims recorded against it, if any. For any application to register a pending EUTM application as a UK trade mark, the application must relate to the same trade mark that was the subject of the EUTM application, and seek protection in respect of goods and services that are identical to, or contained within, the corresponding EU application. The usual UK fees for an online filing of £170 will apply, including one class of goods or services, and an extra £50 for each additional class.

 

Lizenzvereinbarungen  in der EU/Großbritannien nach dem Brexit

Seit dem 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der EU, obwohl   es aufgrund der zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vereinbarten Übergangszeit für die meisten Zwecke  bis  zum 31. Dezember 2020 weiterhin dem EU-Recht unterliegt. Was bedeutet diese Änderung, nachdem dieser Tag näher rückt für Lizenzvereinbarungen, die bereits unterzeichnet wurden oder derzeit ausgearbeitet werden?

Noch zu unterzeichnende Lizenzverträge

Lizenzvereinbarungen, die noch nicht unterzeichnet wurden und die das Lizenzgebiet unter Bezugnahme auf die "EU" oder "EWR" einschließlich des Vereinigten Königreiches definieren, müssen dies ausdrücklich enthalten. Denn obwohl für das Vereinigte Königreich während der Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 noch EU Recht gilt, ist es rechtlich gesehen bereits jetzt nicht mehr Teil der EU.

Vor dem 31. Januar 2020 unterzeichnete Lizenzverträge

Man muss davon ausgehen, dass ein Gericht, das sich mit einem Lizenzvertrag  befasst, der vor dem 31. Januar 2020 geschlossen wurde und das Lizenzgebiet unter Bezugnahme auf die "EU" definiiert, wahrscheinliche davon ausgeht, dass die Parteien beabsichtigten, das Vereinigte Königreich einzubeziehen, da das Vereinigte Königreich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens Teil der EU war. Die Absichten der Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlussessind für jedes Gericht, das über Lizenzvereinbarungen zu entscheiden hat, sehr wichtig.  

Nach dem 23. Juni 2016 unterzeichnete Lizenzverträge

Es gibt jedoch klare Grenzen für dieses Annahme. In Bezug auf neuere Lizenzvereinbarungen  und insbesondere in Bezug auf die nach dem Referendum im Vereinigten Königreich unterzeichneten Lizenzverträge könnte ein Gericht der Ansichtsein, daß die Parteien, da die  Aussicht eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU offensichtlich war, bei der Definition des  Lizenzgebiets darauf hätten eingehen müssen, was bedeutet, dass die Parteien, wenn sie das Lizenzgebiet als EU definiert haben, sich damit begnügten, dass das Gebiet auf  27 Mitgliedstaaten ohne das Vereinigte Königreich schrumpft, sobald dieses die EU verlässt. Sie hätten daher das Vereinigte Königreich ausdrücklich als Lizenzgebiet definieren müssen.

Nach dem 31. Januar 2020 unterzeichnete Lizenzverträge

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Bedingungen hätten alle Lizenzvereinbarungen, die nach dem 31. Januar 2020 unterzeichnet wurden und die die EU und das Vereinigte Königreich abdecken sollen, das Lizenzgebiet bereits als EU und Vereinigtes Königreich definieren müssen.

Bestehende Lizenzverträge brexitsicher machen

Um bestehende Lizenzvereinbarungen brexitsicher zu machen empfehlen wir zunächst, die vor dem 23. Juni 2016 unterzeichneten Lizenzverträge von denjenigen zu trennen, die nach diesem Datum unterzeichnet wurden.

Für Lizenzvereinbarungen, die vor dem 23. Juni 2016 unterzeichnet wurden und noch in Kraft sind, muss nach unserer Bewertung wie oben nichts unternommen werden.

Für Lizenzvereinbarungen, die nach dem 23. Juni 2016 unterzeichnet wurden und noch in Kraft sind, empfehlen wir, einen Zusatz zu der von beiden Parteien unterzeichneten  Vereinbarung zu formulieren, in der es heißt, dass das Vereinigte Königreich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags Teil des Lizenzgebiets sein sollte und auch weiterhin Teil des Lizenzgebiets bleiben soll.

Wenn Sie mehrere Vereinbarungen mit einem und demselbenLizenzgeber/Lizenznehmer haben, kann der Nachtrag durch eine allgemeine Vereinbarung zwischen den Parteien über das Lizenzgebiet bestehender Lizenzvereinbarungen ersetzt werden.

Erschöpfung von IP Rechten, aktives und passives Marketing

Eine Lizenzvereinbarung für einen der EU Mitgliedstaaten als Lizenzgebiet ist nichts anderes, als das ein Rechteinhaber einem Lizenznehmer seine Zustimmung erteilt, Waren mit den lizenzierten IP-Rechten,  d. h. Marken, Designrechte,  Urheberrechte usw., auf  dem EU-Markt zu platzieren. Sobald diese lizenzierten Waren mit Zustimmung des Rechteinhabers, d. h. des Lizenzgebers, in einem der EU-Mitgliedstaaten  platziert wurden, gelten die Rechte des Rechteinhabers als "erschöpft" für die gesamte  EU. Dies bedeutet, dass der Rechteinhaber keine Einwände mehr erheben kann, wenn die mit seiner Zustimmung auf dem Markt eines EU Mitgliedstaats platzierten Waren in einen anderen EU-Mitgliedstaat verkauft werden, weil der Benutzung der Marke in anderen EU-Mitgliedstaaten nicht ausdrücklich zugestimmt wurde.  

Derselbe Grundsatz der Erschöpfung der Rechte ist die Grundlage der Theorie des aktiven und passiven Marketings, wonach ein Lizenzgeber einen Lizenznehmer nur davon abhalten kann, Waren unter einer Lizenz nur für eine Teilmenge der EU-Mitgliedstaaten in den verbleibenden EU-Mitgliedstaaten aktiv zu vermarkten. Der Lizenzgeber kann diesen Lizenznehmer jedoch nicht davon abhalten, Aufträge aus EU-Mitgliedstaaten zu erfüllen, für die er keine Lizenz besitzt, soweit diese Aufträge ohne sein Zutun an ihn herangetragen werden.

Sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts ist und es keines allgemeines Handelsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in diesen Fragen geben sollte, wird sich die Position zur Erschöpfung von IP Rechten und damit die Sicht auf aktives und passives Marketing bezüglich des Vereinigten Königreiches wahrscheinlich  ändern. Der Rechteinhaber wäre in der Lage, Einwände zu erheben, wenn Waren, die im Vereinigten Königreich in Verkehr gebracht werden, in  die  EU weiterverkauft werden und umgekehrt. 
 

EU-Marken in Großbritannien nach dem Brexit

Ab dem 1. Januar 2021 gelten EU-Marken nicht mehr für das Vereinigte Königreich. Nach dem Austrittsabkommen wird das UK IPO am 1. Januar 2021 automatisch eine vergleichbare britische Marke für alle Rechteinhaber mit einer bestehenden Unionsmarke schaffen.

Diese britischen Marken werden im britischen Markenregister eingetragen, haben den gleichen Rechtsstatus, als ob Sie sie nach britischem Recht beantragt und registriert worden wären, behalten den ursprünglichen Anmeldetag der EUTM bei, die ursprünglichen Prioritäts- oder UK-Senioritäten, falls vorhanden und werden vollständig unabhängige britische Marke sein, die getrennt von der ursprünglichen EUTM angefochten, übertragen, lizenziert oder verlängert werden können.  

Für diese Umwandlung einer EU-Marke in eine britische Marke werden keine Gebühren fällig.

EU-Markenanmeldungen die nach dem Brexit anhängig sind

Für alle am 1. Januar 2021 anhängigen EU Markenanmeldungen wird es möglich sein, innerhalb von neun Monaten nach Ablauf der Übergangszeit, d. h. bis einschließlich 30. September 2021, die Eintragung derselben Marke als ein britisches Recht zu beantragen. 

Die Anmeldung im Vereinigten Königreich wird in diesem Fall den früheren Anmeldetag der anhängigen Unionsmarke beibehalten, sie wird jeden gültigen internationalen Prioritätsanspruch  für  die anhängige Unionsmarkenanmeldung sowie gegebenenfalls alle beantragten Senioritäten bezogen auf das Vereinigte Königreich beibehalten. 

Jeder Antrag zur Eintragung einer anhängigen Unionsmarke als britische Marke muss sich auf dieselbe Marke beziehen, die Gegenstand der Unionsanmeldung war und Schutz in Bezug auf Waren und Dienstleistungen nachsuchen, die mit der entsprechenden Unionsanmeldung identisch sind oder darin enthalten sind. 

Es fallen die üblichen britischen Gebühren für eine Online-Einreichung von 170 Pfund an, einschließlich einer Klasse von Waren oder Dienstleistungen sowie 50 Pfund für jede weitere Klasse.